Олег Жухевич, Адвокат, Патентний повірений
Станіслав Єрьомін, Адвокат

Впізнаваність бренду є одним із найбільш вагомих факторів успіху у конкуренції на споживчому ринку. Домогтися відомості свого бренду в найкоротші терміни важливо для кожного підприємця, який орієнтується на широке коло споживачів. У той же час, зробити свою торговельну марку відомою та впізнаваною досить непросто. Для цього потрібен час, інтелектуальні та фінансові інвестиції.

Тому, в деяких випадках, підприємці замість того щоб нести витрати на розвиток свого власного бренду, намагаються скористатися набутою відомістю, у тому числі використовуючи імена публічних людей, з якими дані підприємці не пов’язані. Наприклад, існують випадки реєстрації та використання в комерційній діяльності в якості торговельної марки імен, прізвищ або псевдонімів відомих артистів, спортсменів, політиків тощо.

Проте, чи правомірним буде використання в якості торговельної марки, наприклад, сценічного імені відомої людини без її дозволу?

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» говорить про те, що не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють: прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Першою перешкодою на шляху реєстрації чужого імені як торговельної марки виступає кваліфікаційна експертиза, яку проводить реєстраційний орган – Укрпатент.

Зокрема, перед реєстрацією торгової марки доречно перевірити, чи не є заявлене позначення ім'ям відомої в Україні особи, чиї заслуги визнані людством, або особи, яка внаслідок своєї соціально-культурної і професійної діяльності набула широкої популярності в галузі науки, освіти, культури і мистецтва, в політиці, економічній галузі та інших професійних галузях і чиє ім’я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі.

При цьому як інформаційне джерело широко застосовується Інтернет, зокрема, проводиться пошук за відповідними ключовими словами.

Однак, якщо чуже ім'я зареєстроване в якості торговельної марки, потерпіла особа може звернутися до суду з вимогою про анулювання такої торговельної марки та іншими вимогами у випадку необхідності .

Приклад успішного захисту прав відомої особи, псевдонім якої було зареєстровано в якості торговельної марки та використовувався в якості назви ресторану японської кухні протягом багатьох років, розглянемо далі з точки зору ключових аспектів даної категорії спорів.

У 2001 році було зареєстровано торговельну марку «NOBU НОБУ» для послуг ресторанів, і в центрі Києва відкрився ресторан японської кухні під назвою «Nobu». Цей ресторан, як і торговельна марка «NOBU НОБУ», належав одному з київських рестораторів.

Варто зазначити, що Nobu (Нобу) це псевдонім пана Нобуюкі Мацухіса, який став відомим у всьому світі завдяки своєму таланту ресторатора та шеф-кухаря. Нобуюкі Мацухіса вперше створив унікальну кухню фьюжн-мікс традиційної японської та перуанської кухні.

Коли пан Нобуюкі Мацухіса у 2013 році подав заявку на реєстрацію своєї торговельної марки «NOBU», йому було відмовлено в реєстрації цього знака у зв’язку наявністю раніше зареєстрованої, схожої до ступеню сплутування ТМ «NOBU НОБУ» стосовно таких самих послуг.

Враховуючи те, що пан Нобуюкі Мацухіса ніколи не давав дозволу на використання свого псевдоніма у торговельній марці «NOBU НОБУ» українським підприємцем, рішення про необхідність оскарження в суді реєстрації цієї торговельної марки було ухвалено без сумнівів.

Як вже було зазначено вище, законодавство забезпечує правовий механізм захисту прав відомої особи від посягань на незаконне використання її імені тільки особам, чиє ім'я (псевдонім) стало відомим в Україні широкому колу осіб до моменту подання заявки на реєстрацію спірної торговельної марки.

У зв'язку з цим ключовою обставиною, що підлягала доказуванню у суді у даній справі, була відомість пана Нобуюкі Мацухіса в Україні саме під псевдонімом «Nobu». При цьому дану обставину потрібно було підтвердити станом на 2000 рік, коли була подана заявка на реєстрацію зазначеного спірного позначення.

Окремо слід зазначити, що якщо ім'я людини або псевдонім відомі в іншій країні, але не відомі в Україні, скористатися вказаною нормою для захисту своїх прав буде неможливо.

Відповідно до «Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг», затверджених Укрпатентом, підтвердженням відомості особи є зокрема факт існування інформації про неї в енциклопедіях, довідниках, словниках, каталогах, а також широке розповсюдження інформації про неї в засобах масової інформації.

Вищезазначені положення Методичних рекомендацій було враховано в процесі формування доказової бази у даній справі, а саме разом з пошуком в мережі Інтернет, було здійснено пошук в архівах бібліотек.

На сервісі Youtube було виявлено рекламний відеоролик, в якому йшлося про київський ресторан азіатської кухні «Nobu». Відео супроводжувалося рекламним текстом, озвученим диктором, в якому зазначалося, що назва цього закладу співзвучна з ім'ям відомого шеф-кухаря – Нобуюкі Мацухіса, відомого як Нобу. Для посилення асоціації цього ресторану з псевдонімом Nobu (Нобу) повідомлялося, що відомий шеф-кухар є автором нової страви, спробувати яку наразі можливо і у київському ресторані «Nobu».

Це відео було зафіксовано на матеріальному носії та долучено до матеріалів справи у якості речового доказу.

Також було проведено соціологічне дослідження, яке показало, що 59% опитаних респондентів із цільової аудиторії знали псевдонім Nobu у 2000 році та пов'язували цей псевдонім із паном Нобуюкі Мацухіса, а 85% з них підтвердили, що це відомий ресторатор. Звіт з даного дослідження був доданий до позову як доказ.

Зазначене підтверджує, що у справах, що стосуються прав на торговельні марки, обмежуватися лише письмовими доказами, такими, як довідкова література, не варто. Навпаки, доказами можуть бути практично будь-які джерела інформації, що відповідають вимогам, яким мають відповідати докази.

Окремо слід зазначити, що у справах цієї категорії майже завжди вимагається висновок атестованого судового експерта, в основу якого покладено дослідження експерта та спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності.

У даній справі було проведено декілька судових експертиз, які відповідали на запитання: чи відтворює спірна торговельна марка псевдонім позивача, відомого в Україні на дату подання відповідної заявки?

У результаті вивчення всіх зібраних у цій справі доказів, суд задовольнив позов пана Нобуюкі Мацухіса повністю і ухвалив рішення про визнання недійсною торговельної марки «NOBU НОБУ».

У судовому рішенні було надано оцінку вищезазначеним доказам як належним таким, що підтверджують неправомірність реєстрації торговельної марки «NOBU НОБУ», оскільки дане позначення відтворювало псевдонім відомої в Україні особи, без її згоди на дату подання відповідної заявки.

Інтереси позивача у даному судовому процесі представляла команда адвокатів Юридичної фірми «Городиський та Партнери» (Україна): Олег Жухевич, Станіслав Єрьомін та Ольга Коваленко.

Глобальний юридичний супровід охорони та захисту прав на торговельні марки пана Нобуюкі Мацухіса здійснює юридична фірма Holland & Knight (США).